A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Hospital Albert Einstein, mesmo possuindo autorização para uso do nome “Albert Einstein” só poderia registrar uma nova marca denominada “Unidade Diagnóstica Einstein Jardins” se tivesse nova autorização específica do detentor dos direitos autorais e de imagem do falecido físico alemão.
No caso, a Universidade Hebraica de Jerusalém (Hebrew University of Jerusalem), localizada em Israel, detentora dos direitos autorais e de imagem de Albert Einstein, impugnou o registro da marca “Unidade Diagnóstica Einstein Jardins”, registrada pelo Hospital Albert Einstein no INPI em 2007, sob o argumento de que não havia autorizado a utilização do nome “Einstein” nesta nova marca. O Hospital argumentou que a autorização que possui para uso do nome “Albert Einstein” já permitiria o uso do nome em novas marcas.
O STJ acolheu os argumentos da Universidade e o registro da marca “Unidade Diagnóstica Einstein Jardins” foi anulado perante o INPI, sendo fixada a seguinte tese:
“Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade, deve atender todos os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto à autorização do titular do nome civil eventualmente utilizado.” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.715.806-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/08/2019)
Assim, toda vez que uma nova marca for submetida a registro deverão ser preenchidos todos os requisitos de registrabilidade constantes do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96, sendo um dos requisitos o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores para a utilização do nome civil.
Em razão do exposto conclui-se que empresas que utilizam nomes civis em marcas, ainda que já possuam autorização para uso, devem solicitar nova autorização em casos de futuros registros que envolvam o mesmo nome civil.
Bruna de Abreu e Silva
Advogada – Trajano Neto e Paciornik Advogados
